Belajar dari Sengketa Merek PS Glow & PStore Glow VS MS Glow
Oleh : Lusda Astri, SH, MH, CLA, CLI, CTL dan Reni Sunarty, SH, MH
Advokat dan Konsultan HKI pada Kantor Hukum Lusda Sunarty Renchmark
BELAJAR dari Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga.Sby yang diputus 12 Juli 2022, gugatan diajuka oleh PT. Pstore Glow Bersinar Indonesia sebagai Penggugat, melawan PT. Kosmetika Global Indonesia sebagai Tergugat I.
Lalu PT. Kosmetika Cantik Indonesia sebagai Tergugat II; Gilang Widya Pramana sebagai Tergugat III; Shandy Purnamasari sebagai Tergugat IV; Titis Indah Wahyu Agustin sebagai Tergugat V; dan Sheila Marthalia sebagai Tergugat VI.
Amar putusna Pengadilan Niaga tersebut adalah sebagai berikut :
“Mengadili:
DALAM KONPENSI :
DALAM EKSEPSI :
Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA:
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
Menyatakan PENGGUGAT memiliki hak eksklusive atas penggunaan merek dagang “PS GLOW” dan merek dagang “PSTORE GLOW” yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik);
Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang “MS GLOW” yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang “PS GLOW” dan merek dagang “PSTORE GLOW” yang digunakan PENGGUGAT untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik) terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp.37.990.726.332,- (tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika ;
Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
DALAM REKONPENSI:
Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:
Menghukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.5.518.000,- (lima juta lima ratus delapan belas ribu rupiah) ;”
Jika dilihat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berisikan tentang gugatan penggunaan merek tanpa hak yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik Penggugat, yaitu Tergugat I hingga Tergugat VI menggunakan merek MS GLOW yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dagang “PS GLOW” dan merek dagang “PSTORE GLOW” yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik).
Bahwa Penggugat selaku penerima lisensi untuk merek terdaftar PS GLOW dan penerima pengalihan hak atas merek terdaftar PSTORE GLOW dan PS GLOW mendalilkan, tidak pernah memberikan izin penggunaan merek MS GLOW kepada Para Tergugat yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat. Sehingga Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian sebesar Rp. 360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh milyar rupiah).
Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya ini, Kami (penulis) memiliki beberapa catatan yang sangat dimungkinkan untuk menjadi bahan perdebatan.
Misalnya, Kami tidak menemukan satu kali pun ada Penggugat menyebutkan nomor sertifikat dari merek dagang “PS GLOW” dan merek dagang “PSTORE GLOW” yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik) yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, baik yang di dalam positanya maupun di dalam petitum. Penggugat hanya menyebutkan nama merek dagang “PS GLOW” dan merek dagang “PSTORE GLOW” yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik).
Padahal hal biasa terjadi pada pendaftaran merek yang dimintakan perlindungan bahwa dalam satu merek bisa didaftarkan dengan beberapa kelas dan /atau satu merek bisa didaftarkan di satu kelas yang sama dengan nomor permohonan yang berbeda-beda. Yang nantinya bermuara pada terbitnya sertifikat merek dengan nomor sertifikat mereknya berdasarkan dengan permohonan yang diajukan.
Ini menjadi satu catatan tersendiri bagi kami, sewaktu di dalam gugatannya Penggugat tidak pernah menyebutkan Nomor Sertifikat Mereknya yang tentunya akan menjadi sebagai bukti kepemilikan mereknya. Lalu di dalam persidangan muncul nomor sertifikat merek milik Penggugat tersebut. Semestinya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa merek dagang “PS GLOW” dan merek dagang “PSTORE GLOW” yang terdaftar pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk jenis golongan barang / jasa kelas 3 (kosmetik) harus menyebutkan nomor sertifikat mereknya sebagai bukti kepemilikan dari Penggugat. Karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, di dalam Pasal 83 ayat (1), menyatakan :
“Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis berupa:
Gugatan ganti rugi; dan/atau
Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.”
Secara prakteknya suatu merek dikatakan merek terdaftar adalah ditandai dengan terbitnya Sertifikat Merek yang berisikan nomor sertifikatnya sebagai bukti kepemilikan merek.
Sehingga, menurut hemat Kami meskipun di dalam persidangan Penggugat ada membuktikan kepemilikan mereknya dengan menjadikan sertifikat mereknya sebagai bukti, hal tersebut tidak merubah penilaian Majelis Hakim di dalam amar putusannya yang mengikuti petitum dari gugatan Penggugat yang hanya menyebutkan tentang mereknya dan kelasnya tanpa menyebutkan nomor sertifikat mereknya.
Lebih lanjut, menurut hemat Kami, amar putusan yang tidak menyebutkan sebagai bukti kepemilikan (nomor sertifikat merek) akan menimbulkan suatu interpretasi terhadap putusan ini.
Bahkan bisa melahirkan keadaan memonopoli terhadap pendaftaran merek, karena amar putusan ini hanyalah menyebutkan merek dagang PS GLOW dan merek dagang PSTORE GLOW yang terdaftar di kelas 3 (kosmetik).
Padahal jika kita telisik dari fakta persidangan diketahui bahwa Penggugat adalah pemegang hak lisensi merek dagang PS GLOW terdaftar nomor IDM000639146 berdasarkan akta Penegasan Perjanjian Kerjasama Pemberian Lisensi Merek Dagang Nomor 10 Tanggal 27 Oktober 2021 (Bukti P-5) serta Sertifikat Pencatatan Perjanjian Lisensi atas Merek Terdaftar PS GLOW IDM000639146 (Bukti P-6) dan Penggugat adalah pemilik dan penerima pengalihan hak atas merek Pstore Glore (Bukti P-8) yakni Akta Perjanjian Penyerahan Merek Dagang Nomor 38 tanggal 31 Januari 2022 yang telah dicatatkan berdasarkan Bukti P-9 yakni formulir 05 Pencatatan Pengalihan Hak/Penggabungan (Merger) atas merek/Merek Kolektif nomor transaksi IPT2022052537 atas merek Pstore Glow IDM000943833. Yang mana kedua merek tersebut didaftar di kelas 3 yang jenis barangnya tidak hanya kosmetik.
Lantas, bagaimana status perlindungan terhadap jenis barang lainnya selain kosmetik yang tersebut di dalam sertifikat mereknya. Sedangkan amar putusannya hanya menyebutkan merek dagang PS GLOW dan merek dagang PSTORE GLOW yang terdaftar di kelas 3 (kosmetik)?
Dan bagaimana hak eksklusive terhadap adanya merek PS GLOW yang telah terdaftar dan terlindungi sejak 24 April 2021 yang dimiliki oleh Monesia Lintang Nugraheni dengan no IDM000969902 di kelas 3 (sumber : https://pdki-indonesia.dgip.go.id/), apakah termasuk merek PS GLOW yang sama dengan yang dinyatakan di dalam amar putusan hanya menjadi hak eksklusive dari Penggugat.
Catatan Kami selanjutnya adalah mengenai tidak ditariknya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM sebagai Turut Tergugat di dalam gugatan ini, adalah dapat Kami pahami, itu bukanlah menjadi kurang pihak gugatannya. Karena gugatan ini adalah tentang gugatan penggunaan tanpa hak terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar Penggugat. Yaitu Penggunaan merek MS GLOW yang tidak terdaftar oleh Para Tergugat yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat. Sehingga tidak akan ada konsekuensi hukum apapun pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM nantinya.
Sebelum kami membaca Putusan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya ini. Awalnya Kami menilai, gugatan ini sama jenisnya dengan gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang telah diputus dengan putusan nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn pada tanggal 13 Juni 2022, yaitu tentang gugatan pembatalan merek yang miliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar dengan permohonan merek yang diajukan dengan iktikad tidak baik. Karena antara penggugat dan tergugat sudah sama-sama memiliki merek terdaftar. Ternyata gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berbeda dengan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.
Jika dicermati yang beredar atau yang digunakan oleh pihak Para Tergugat banyak ditemukan merek MS GLOW yang nyata-nyata belum terdaftar oleh Para Tergugat. Merek MS GLOW yang terdaftar adalah Merek MS GLOW / for cantik skincare + logo no IDM000633038 terlindungi sejak tanggal 20 September 2016 untuk kelas 3 pada jenis barang : kosmetik, bedak, cat rambut, lulur, mangir, cream untuk muka, lipstik, pelembab, deodorant, pembersih muka, merek MS GLOW FOR MEN no IDM000877377 terlindungi sejak tanggal 05 Februari 2020 untuk kelas 3 dengan jenis barang : bedak, deodorant, kosmetik, krim wajah, lipstick, lulur, pelembab, pembersih wajah, pewarna dan cat rambut yang dimiliki oleh Tergugat IV keduanya, dan Merek MS GLOW no IDM000731102 terlindungi sejak tanggal 26 April 2018 untuk kelas 32 dengan jenis barang : minuman serbuk instan, minuman serbuk teh yang dimiliki oleh CV. Cantik Indonesia.
Sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat IV yang tidak menggunakan mereknya sesuai dengan yang didaftarkan / yang telah terlindungi, dapat dikatakan adanya kelengahan tersendiri padahal perkembangan usaha dari Para Tergugat cukup signifikan terjadi dengan jangkauan konsumen yang telah tersebar cukup besar.
Merek Yang Terlindungi, Itulah Yang Digunakan.
Di dalam hukum kekayaan intelektual, perlindungan merek hanya diberikan pada merek yang didaftarkan. Jadi sepanjang tidak didaftarkan maka tidak dapat perlindungan hukum. Dikenal dengan prinsip konstitutif sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Begitu juga dengan hal penggunaan merek, haruslah terhadap merek yang sesuai dengan yang dilindungi sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat merek.
Jadi jika merek yang dimiliki oleh Tergugat IV adalah Merek MS GLOW / for cantik skincare + logo no IDM000633038 terlindungi sejak tanggal 20 September 2016 untuk kelas 3 pada jenis barang : kosmetik, bedak, cat rambut, lulur, mangir, cream untuk muka, lipstik, pelembab, deodorant, pembersih muka dan merek MS GLOW FOR MEN no IDM000877377 terlindungi sejak tanggal 05 Februari 2020 untuk kelas 3 dengan jenis barang : bedak, deodorant, kosmetik, krim wajah, lipstick, lulur, pelembab, pembersih wajah, pewarna dan cat rambut, harusnya yang digunakannya didalam perdagangannya adalah yang telah terdaftar tersebut dan bukanlah merek MS GLOW.
Ini menjadi kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat IV dalam penggunaan merek yang telah terlindungi miliknya tersebut. Sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara ini menjadikan keterangan ahli pada pertimbangan hukumnya baik dari ahli yang diajukan oleh penggugat yaitu Dr. Suyud Margono, SH, MH maupun ahli yang diajukan oleh Tergugat yaitu Adi Supanto, SH, MH, yang menyampaikan keterangan ahli yang saling mendukung, sebagai berikut
“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. SUYUD MARGONO, SH, MH, yang menerangkan “Bahwa seseorang yang memiliki merek terdaftar, contohnya BANANA FOR APE kelas 25 tidak dibenarkan menggunakan penggalan diantara bagian merek terdaftar seperti kata BANANA saja, jika hal itu dilakukan maka akan sayang karena tidak dilindungi dan membingungkan konsumen sebab merek terdaftar yang dilindungi adalah BANANA FOR APE” didukung dengan keterangan ahli ADI SOPANTO, SH, MH, menerangkan
“Apabila seseorang memiliki merek terdaftar BINTANG TERANG SEJATI kelas 25 maka yang bersangkutan tidak dibenarkan menggunakan penggalan diantara bagian merek terdaftar seperti kata BINTANG saja, atau SEJATI saja, jika hal itu dilakukan maka tidak dilindungi sebab merek terdaftar yang dilindungi adalah BINTANG TERANG SEJATI; “Apabila penggunaan suatu merek yang tidak dilindungi memiliki kesamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek lain yang dilindungi untuk kelas yang sama (competitor) contoh pemilik merek BINTANG TERANG SEJATI menggunakan merek BINTANG saja pada produknya, sedangkan pada kelas barang dan jasa yang sama terdapat pihak lain pemilik merek dilindungi contohnya LINTANG yang telah terdaftar, maka si pemilik merek LINTANG yang dilindungi berhak mengajukan upaya hukum berupa teguran, gugatan, permintaan penarikan produk, hingga laporan kepolisian serta tuntutan ganti kerugian” ;
Menimbang, bahwa dengan demikian, penggunaan MS GLOW yang berbeda dari merek yang sesungguhnya pada sertipikat merek IDM000633038 yakni “MS GLOW / FOR CANTIK SKINCARE” adalah tidak dibenarkan sehingga tidak dilindungi sebagaimana mestinya;” (halaman 125)
Penutup dari pendapat Kami adalah di sinilah letak pentingnya bagi pelaku usaha untuk jangan sungkan menunjuk Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang resmi terdaftar di DJKI untuk membantu permohonan terhadap perlindungan kekayaan intelektualnya. Karena sewaktu pelaku usaha bertemu dengan Konsultan HKI, maka pelaku usaha akan mendapatkan konsultasi yang komprehensif tentang bagaimana perlindungan hukum dari kekayaan intelektual yang dimiliki tersebut.
Sekiranya cukup ulasan pendapat dari Kami mengingat sengketa ini belum final, karena masing-masing pihak dapat menggunakan upaya hukum yang tersedia ke mahkamah agung. Mari kita tunggu bagaimana hakim agung memberikan putusan atas perkara ini.
Salam. Jakarta, 20 Juli 2022.(analisa)
